Merek Anda Ditolak karena Merek Terkenal yang Belum Terdaftar di Indonesia, Bisakah Dilawan?

Anda sudah menjalankan usaha di Indonesia, menggunakan suatu merek untuk produk atau jasa, kemudian memutuskan mendaftarkan merek tersebut ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Namun, permohonan justru ditolak karena dianggap memiliki persamaan dengan merek terkenal milik pihak lain.

Hal yang mungkin terasa janggal adalah merek terkenal yang dijadikan dasar penolakan tersebut ternyata belum terdaftar di Indonesia.

Apakah DJKI memang dapat menolak pendaftaran merek karena alasan tersebut? Jika iya, apakah penolakan itu masih dapat dilawan?

Jawabannya: dapat. Namun, perlu dilihat terlebih dahulu dasar penolakan dan apakah merek yang dijadikan pembanding memang memenuhi kriteria sebagai merek terkenal.

Mengapa Pendaftaran Merek Bisa Ditolak karena Merek Terkenal?

Dasar hukumnya terdapat dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Pasal tersebut pada pokoknya menyatakan:

“Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:

a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;

b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;

c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau

d. Indikasi Geografis terdaftar.”

Dengan demikian, khusus Pasal 21 ayat (1) huruf b, undang-undang memang tidak menggunakan frasa “merek terkenal yang terdaftar”.

Artinya, untuk barang atau jasa sejenis, suatu merek yang dianggap terkenal tetap dapat menjadi dasar penolakan meskipun merek tersebut belum terdaftar secara nasional di Indonesia.

Penjelasan Pasal 21 juga menyebut bahwa penentuan tersebut antara lain memperhatikan pengetahuan umum masyarakat, reputasi merek karena promosi yang luas, investasi di berbagai negara, serta bukti pendaftaran merek di beberapa negara.

Asas First to File dalam Pendaftaran Merek di Indonesia

Di sisi lain, sistem pendaftaran merek di Indonesia pada dasarnya menganut asas first to file atau prinsip pendaftar pertama.

Artinya, pihak yang pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran merek kepada DJKI pada prinsipnya adalah pihak yang berhak memperoleh perlindungan hukum atas merek tersebut, sepanjang permohonannya memenuhi persyaratan dan tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang.

Asas ini berbeda dengan sistem first to use yang memberikan penekanan lebih besar kepada pihak yang pertama kali menggunakan merek dalam kegiatan perdagangan.

Dalam sistem first to file, penggunaan merek dalam praktik memang dapat menjadi fakta penting, tetapi penggunaan tersebut tidak otomatis memberikan hak eksklusif yang sama kuat dengan pendaftaran. Karena itu, pelaku usaha yang telah menggunakan merek selama bertahun-tahun tetap dapat menghadapi masalah apabila pihak lain lebih dahulu mendaftarkan merek yang sama atau memiliki persamaan pada pokoknya.

Asas first to file dibuat untuk memberikan kepastian hukum. Dengan adanya pendaftaran, masyarakat dan pelaku usaha dapat mengetahui siapa pemilik hak atas suatu merek serta mengurangi ketidakpastian dalam kegiatan perdagangan.

Namun, penerapan asas ini tidak bersifat mutlak. Undang-undang tetap memberikan pengecualian, antara lain terhadap merek terkenal. Hal ini terlihat dari Pasal 21 ayat (1) huruf b dan huruf c UU Merek yang memungkinkan merek terkenal menjadi dasar penolakan meskipun belum terdaftar di Indonesia, sepanjang memenuhi kriteria yang ditentukan.

Dengan kata lain, terdapat dua kepentingan yang perlu diseimbangkan:

1. kepastian hukum bagi pihak yang lebih dahulu mendaftarkan merek; dan
2. perlindungan terhadap pemilik merek terkenal yang memiliki reputasi luas, termasuk dalam keadaan tertentu ketika mereknya belum terdaftar di Indonesia.

Mengapa Pengecualian Ini Dapat Menimbulkan Perdebatan?

Perdebatan muncul karena asas first to file pada dasarnya mendorong setiap pelaku usaha untuk segera mendaftarkan mereknya. Pendaftaran menjadi langkah penting untuk memperoleh hak eksklusif dan mencegah pihak lain menggunakan atau mendaftarkan merek yang sama.

Namun, ketika merek yang belum terdaftar di Indonesia tetap dapat dijadikan dasar penolakan dengan alasan sebagai merek terkenal, pelaku usaha dapat mempertanyakan batas perlindungan tersebut.

Di satu sisi, perlindungan terhadap merek terkenal memang diperlukan agar pihak lain tidak mengambil keuntungan dari reputasi merek yang telah dikenal luas. Di sisi lain, apabila kriteria “merek terkenal” diterapkan terlalu longgar, asas first to file dapat kehilangan kepastian dan daya prediksinya.

Pelaku usaha yang telah lebih dahulu menggunakan dan kemudian mendaftarkan mereknya dapat dirugikan apabila permohonannya ditolak hanya karena adanya klaim bahwa merek asing atau merek pihak lain merupakan merek terkenal, tanpa bukti yang cukup mengenai tingkat keterkenalan merek tersebut di Indonesia.

Karena itu, status merek terkenal tidak seharusnya hanya didasarkan pada fakta bahwa merek tersebut berasal dari perusahaan besar, digunakan di luar negeri, atau memiliki pendaftaran di beberapa negara. Harus ada pemeriksaan terhadap reputasi dan tingkat pengakuan merek tersebut, khususnya dalam konteks pasar Indonesia dan barang atau jasa yang relevan.

Potensi Kerugian bagi UMKM

Persoalan ini dapat berdampak besar terhadap usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Bagi UMKM, merek bukan sekadar nama atau logo. Merek dapat menjadi identitas usaha, sarana membangun kepercayaan konsumen, serta aset yang nilainya meningkat seiring dengan pertumbuhan bisnis.

Ketika permohonan pendaftaran merek UMKM ditolak, beberapa potensi kerugian dapat muncul, antara lain:

• biaya pembuatan kemasan, label, papan nama, promosi dan materi pemasaran menjadi sia-sia;
• UMKM harus mengganti nama merek setelah membangun reputasi di pasar;
• konsumen dapat mengalami kebingungan akibat perubahan merek;
• biaya promosi dan pemasaran harus dikeluarkan kembali;
• distribusi produk dapat terganggu;
• peluang kerja sama dengan distributor, marketplace atau investor dapat berkurang;
• UMKM dapat menghadapi risiko teguran, penghentian penggunaan merek atau gugatan dari pihak lain; dan
• aset tidak berwujud yang telah dibangun selama bertahun-tahun dapat kehilangan nilai komersialnya.

Masalahnya, banyak UMKM belum memahami pentingnya pendaftaran merek sejak awal. Mereka sering kali lebih dahulu fokus pada produksi, penjualan dan pemasaran, sementara pendaftaran merek ditunda sampai usaha berkembang.

Ketika pendaftaran akhirnya dilakukan, merek tersebut mungkin sudah digunakan oleh pihak lain, telah didaftarkan lebih dahulu, atau justru ditolak karena dianggap memiliki persamaan dengan merek terkenal.

Dalam kondisi seperti ini, UMKM dapat berada pada posisi yang sulit. Mereka mungkin telah menggunakan merek dengan itikad baik, tetapi tidak memiliki hak eksklusif yang kuat karena belum mendaftarkannya. Pada saat yang sama, mereka juga dapat kesulitan membiayai proses tanggapan, banding atau gugatan.

Oleh karena itu, asas first to file seharusnya dipahami sebagai dorongan bagi UMKM untuk melakukan pemeriksaan dan pendaftaran merek sedini mungkin, bukan sebagai alasan untuk mengabaikan penggunaan merek yang telah berlangsung lama. Sebelum mengajukan pendaftaran, UMKM sebaiknya melakukan penelusuran merek untuk mengetahui apakah terdapat merek yang sama atau memiliki persamaan pada pokoknya.

Tetapi, Apakah Semua Merek Asing Bisa Disebut Merek Terkenal?

Tidak. Inilah salah satu hal penting yang dapat diperiksa ketika ingin melawan penolakan DJKI.

Pasal 18 Permenkumham Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek memberikan sejumlah parameter untuk menentukan apakah suatu merek benar-benar dapat dikategorikan sebagai merek terkenal.

Beberapa kriterianya meliputi:

• tingkat pengetahuan atau pengakuan masyarakat terhadap merek tersebut;
• volume penjualan dan keuntungan yang diperoleh;
• pangsa pasar;
• jangkauan daerah penggunaan merek;
• lamanya merek digunakan;
• intensitas dan investasi promosi;
• pendaftaran atau permohonan merek di negara lain;
• keberhasilan penegakan hukum terhadap merek tersebut; dan
• nilai yang melekat pada merek karena reputasi dan kualitas barang atau jasanya.

Permenkumham Nomor 67 Tahun 2016 telah diubah dengan Permenkumham Nomor 12 Tahun 2021, tetapi ketentuan mengenai kriteria merek terkenal tersebut tetap menjadi rujukan dalam pemeriksaan merek terkenal.

Karena itu, sekadar mengatakan bahwa suatu merek merupakan merek internasional atau merek asing belum tentu cukup. Harus terdapat dasar untuk mengategorikannya sebagai merek terkenal.

Dalam konteks asas first to file, hal ini penting agar pengecualian terhadap pendaftar pertama tidak diterapkan secara sembarangan. Jika merek pembanding tidak dapat dibuktikan sebagai merek terkenal, pemohon dapat mempertanyakan dasar penolakan tersebut.

Terasa Aneh: Merek Belum Terdaftar di Indonesia tetapi Bisa Menghalangi Merek Anda

Dari perspektif pelaku usaha, keadaan ini memang dapat terasa tidak biasa.

Bayangkan Anda telah menjalankan usaha di Indonesia dan menggunakan suatu merek. Ketika ingin memperoleh perlindungan hukum dengan mendaftarkannya ke DJKI, permohonan Anda justru ditolak karena dianggap mirip dengan merek terkenal milik pihak lain.

Setelah diperiksa, ternyata merek yang dijadikan pembanding tersebut bahkan belum mempunyai pendaftaran nasional di Indonesia.

Namun, hukum merek memang memberikan perlindungan khusus terhadap merek terkenal.

Konsep ini tidak hanya dikenal di Indonesia. Pasal 6bis Paris Convention mewajibkan negara anggota memberikan perlindungan terhadap well-known marks dalam keadaan tertentu. TRIPS Agreement juga memperkuat perlindungan terhadap merek terkenal, termasuk dengan mempertimbangkan tingkat pengetahuan masyarakat yang relevan terhadap merek tersebut.

Indonesia sendiri merupakan pihak pada Paris Convention.

Meski demikian, perlindungan terhadap merek terkenal bukan berarti setiap penolakan DJKI otomatis benar. Status “merek terkenal” maupun adanya persamaan pada pokoknya tetap dapat dipersoalkan.

Dalam perkara seperti ini, perlu dicari keseimbangan antara perlindungan merek terkenal dan kepastian hukum berdasarkan asas first to file. Perlindungan terhadap merek terkenal tidak seharusnya menghilangkan hak pelaku usaha yang telah mengajukan pendaftaran dengan itikad baik, terutama apabila merek pembanding tidak benar-benar dikenal oleh masyarakat Indonesia atau tidak memiliki persamaan yang relevan dengan merek yang diajukan.

Bagaimana dengan Madrid Protocol?

Indonesia juga telah menjadi anggota Madrid Protocol.

Indonesia mengesahkan Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks melalui Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2017. Indonesia menyerahkan instrumen aksesi kepada WIPO pada 2 Oktober 2017 dan Madrid Protocol berlaku terhadap Indonesia sejak 2 Januari 2018.

Melalui Madrid System, pemilik merek dari negara anggota dapat mengajukan permohonan internasional dan menunjuk negara-negara anggota yang ingin menjadi wilayah perlindungannya.

Sebaliknya, pemilik merek Indonesia juga dapat menggunakan sistem Madrid untuk meminta perlindungan di negara-negara anggota lainnya, dengan memenuhi persyaratan yang berlaku. DJKI menjelaskan bahwa pemohon dari Indonesia harus mempunyai permohonan atau pendaftaran merek nasional sebagai dasar permohonan internasional.

Tetapi perlu dibedakan:

Madrid Protocol merupakan sistem untuk mempermudah pendaftaran merek internasional. Madrid Protocol bukan berarti setiap merek asing otomatis terdaftar di Indonesia.

Pemilik merek internasional pada prinsipnya harus menunjuk Indonesia apabila ingin memperoleh perlindungan melalui Madrid System di Indonesia. WIPO juga menjelaskan bahwa setelah Indonesia bergabung, perusahaan asing dapat menggunakan Madrid System untuk meminta perlindungan mereknya di Indonesia.

Jadi, apabila suatu merek asing sama sekali belum terdaftar atau belum memperoleh perlindungan melalui designation Indonesia, hal tersebut dapat menjadi fakta yang relevan. Namun, untuk merek yang benar-benar terkenal, belum adanya pendaftaran tersebut tidak otomatis menghilangkan seluruh perlindungannya berdasarkan ketentuan merek terkenal.

Apa yang Harus Dilakukan Jika Merek Anda Ditolak?

Jangan langsung menganggap bahwa perkara sudah selesai. Tahapan pertama bergantung pada status penolakan yang Anda terima.

Jika DJKI baru menyampaikan pemberitahuan bahwa berdasarkan pemeriksaan substantif merek tidak dapat didaftar atau akan ditolak, Pasal 24 UU Merek memberikan kesempatan kepada pemohon atau kuasanya untuk menyampaikan tanggapan tertulis.

Tanggapan tersebut harus disampaikan paling lama 30 hari sejak tanggal pengiriman pemberitahuan. Pada tahap ini, argumentasi dapat diarahkan antara lain pada:

1. merek pembanding belum memenuhi kriteria merek terkenal;
2. tidak terdapat persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya;
3. unsur dominan kedua merek berbeda;
4. bunyi, tulisan, komposisi, konsep atau kesan keseluruhan merek berbeda;
5. karakter barang atau jasa berbeda apabila relevan;
6. merek pembanding belum terdaftar atau belum memperoleh perlindungan di Indonesia;
7. penerapan pengecualian terhadap asas first to file tidak didukung bukti yang cukup;
8. pemohon telah menggunakan merek dengan itikad baik dalam kegiatan usaha; dan
9. penolakan berpotensi menimbulkan kerugian yang tidak proporsional bagi pemohon, khususnya apabila pemohon merupakan UMKM yang telah membangun reputasi dan investasi atas merek tersebut.

Fakta penggunaan merek dan kerugian yang dialami memang tidak otomatis mengalahkan merek terkenal. Namun, fakta tersebut tetap dapat digunakan untuk menjelaskan itikad baik pemohon, konteks penggunaan merek, serta dampak nyata dari penolakan.

Jika Sudah Ditolak, Ajukan Banding ke Komisi Banding Merek

Apabila DJKI telah mengeluarkan keputusan penolakan, upaya yang tersedia adalah mengajukan permohonan banding kepada Komisi Banding Merek.

Pasal 28 UU Merek secara tegas menentukan bahwa permohonan banding dapat diajukan terhadap penolakan berdasarkan Pasal 20 dan/atau Pasal 21.

Banding harus diajukan secara tertulis serta menjelaskan secara lengkap keberatan dan alasan terhadap penolakan tersebut.

Perhatikan batas waktunya.

Berdasarkan Pasal 29 UU Merek, banding harus diajukan paling lama 90 hari sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan.

Apabila banding tidak diajukan dalam jangka waktu tersebut, penolakan dianggap diterima oleh pemohon.

Karena itu, jangan membiarkan surat penolakan DJKI tanpa ditindaklanjuti sampai batas waktunya lewat.

Dalam banding, pemohon dapat menekankan bahwa asas first to file harus memberikan kepastian kepada pihak yang telah mengajukan permohonan terlebih dahulu, kecuali terdapat alasan hukum yang jelas untuk mengesampingkannya. Pemohon juga dapat meminta agar Komisi Banding memeriksa kembali bukti keterkenalan merek pembanding, tingkat persamaan kedua merek, serta dampak penolakan terhadap kegiatan usaha pemohon.

Banding Ditolak? Bisa Menggugat ke Pengadilan Niaga

Perjuangan belum selalu berhenti di Komisi Banding Merek.

Pasal 30 ayat (3) UU Merek memberikan hak kepada pemohon yang bandingnya ditolak untuk mengajukan gugatan atas keputusan penolakan tersebut ke Pengadilan Niaga.

Gugatan harus diajukan paling lama 3 bulan sejak tanggal diterimanya keputusan penolakan Komisi Banding Merek.

Bahkan terhadap putusan Pengadilan Niaga tersebut masih dapat diajukan kasasi sebagaimana Pasal 30 ayat (4) UU Merek.

Dalam gugatan, pemohon dapat mempersoalkan apakah keputusan penolakan telah mempertimbangkan asas first to file secara tepat, apakah merek pembanding benar-benar terkenal, apakah terdapat persamaan pada pokoknya, serta apakah bukti yang digunakan cukup untuk mengesampingkan hak pemohon sebagai pihak yang lebih dahulu mengajukan pendaftaran.

Penolakan karena Merek Terkenal Masih Bisa Diperdebatkan

Jika pendaftaran merek Anda ditolak karena dianggap menyerupai merek terkenal yang bahkan belum terdaftar di Indonesia, jangan hanya berhenti pada pertanyaan: “Mengapa merek yang tidak terdaftar justru menghalangi merek saya?”

Pertanyaan hukum yang lebih penting adalah:

Apakah merek pembanding tersebut benar-benar memenuhi kriteria sebagai merek terkenal?

Apakah memang terdapat persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya?

Apakah DJKI mempunyai dasar dan bukti yang cukup untuk menetapkannya sebagai merek terkenal?

Apakah penerapan pengecualian terhadap asas first to file telah dilakukan secara proporsional?

Apakah penolakan tersebut berpotensi merugikan pelaku usaha yang telah menggunakan merek dengan itikad baik, khususnya UMKM?

Jawaban terhadap pertanyaan tersebut dapat menentukan apakah penolakan layak diterima atau justru perlu dilawan melalui tanggapan, banding, hingga gugatan ke Pengadilan Niaga.

Pada akhirnya, asas first to file tetap menjadi prinsip penting dalam sistem merek Indonesia. Prinsip ini memberikan kepastian bahwa pihak yang lebih dahulu mendaftarkan merek dapat memperoleh perlindungan hukum.

Namun, prinsip tersebut harus diterapkan bersama dengan pengecualian terhadap merek terkenal. Tantangannya adalah memastikan bahwa pengecualian tersebut hanya digunakan apabila status merek terkenal dan persamaan mereknya benar-benar dapat dibuktikan.

Jika tidak, pelaku usaha, terutama UMKM, dapat menanggung kerugian besar akibat harus mengganti merek, kehilangan investasi promosi, dan menghadapi ketidakpastian hukum atas identitas usahanya.

Konsultasi Sengketa dan Penolakan Merek dengan ILS Law Firm

Jika permohonan pendaftaran merek Anda ditolak oleh DJKI karena dianggap mempunyai persamaan dengan merek terkenal, ILS Law Firm dapat membantu melakukan analisis terhadap dasar penolakan, menyusun tanggapan hingga maupun menangani gugatan di Pengadilan Niaga.

Konsultasi dapat dilakukan secara online melalui Zoom, Google Meet atau telepon, maupun secara langsung dengan bertemu dengan tim ILS Law Firm.

Telepon / WhatsApp: 0813-9981-4209
Email: info@ilslawfirm.co.id