Merek merupakan salah satu identitas penting dalam kegiatan usaha. Karena itu, pemilik merek perlu bertindak apabila mereknya digunakan atau ditiru pihak lain tanpa izin.
Masalah dapat menjadi lebih serius jika pihak lain memakai merek yang sama atau memiliki persamaan pada pokoknya. Apalagi jika penggunaan tersebut dilakukan untuk barang atau jasa sejenis.
Namun, langkah hukum yang dipilih tidak selalu sama. Anda perlu melihat apakah merek pihak lain masih dalam proses pendaftaran, sudah terdaftar, atau hanya digunakan tanpa izin.
Selain itu, pemilik merek juga perlu memeriksa sertifikat, kelas barang atau jasa, bukti penggunaan, dan bentuk persamaan merek.
Berikut beberapa langkah hukum jika merek digunakan orang lain.
Baca juga: Konsultasi Hukum Sengketa Merek Terdaftar
1. Mengajukan Gugatan Pembatalan Merek
Jika pihak lain sudah memperoleh pendaftaran merek, Anda dapat mempertimbangkan gugatan pembatalan merek.
Dasarnya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
Pasal 76 ayat (1) menyebutkan:
“Gugatan pembatalan Merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21.”
Dengan demikian, pembatalan dapat dimohonkan apabila terdapat alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 atau Pasal 21.
Misalnya, merek pihak lain memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek yang telah lebih dahulu terdaftar. Selain itu, persoalan iktikad tidak baik juga dapat menjadi alasan penting.
Pasal 77 ayat (1) mengatur bahwa gugatan pembatalan pada umumnya diajukan dalam waktu lima tahun sejak tanggal pendaftaran.
Namun, Pasal 77 ayat (2) memberikan pengecualian. Gugatan dapat diajukan tanpa batas waktu jika terdapat unsur iktikad tidak baik atau alasan lain yang disebut dalam pasal tersebut.
Baca juga: Cara Mengajukan Pembatalan Merek: Proses dan Syaratnya
2. Mengajukan Gugatan Ganti Rugi dan Penghentian Penggunaan Merek
Jika merek Anda digunakan tanpa hak, gugatan pelanggaran merek dapat dipertimbangkan.
Pasal 83 ayat (1) UU Merek menyebutkan:
“Pemilik Merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa:
a. gugatan ganti rugi; dan/atau
b. penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.”
Artinya, pemilik merek tidak hanya dapat meminta ganti rugi.
Selain itu, penggugat dapat meminta agar penggunaan merek tersebut dihentikan. Gugatan tersebut diajukan ke Pengadilan Niaga.
Jumlah ganti rugi perlu didukung dengan dasar perhitungan dan bukti.
Karena itu, penggugat sebaiknya menyiapkan data penjualan, kerugian usaha, bukti pengalihan konsumen, atau dokumen lain yang relevan.
Baca juga: Gugatan Ganti Kerugian Kasus Sengketa Merek
3. Meminta Penghentian Sementara Penggunaan Merek
Dalam kondisi tertentu, menunggu putusan akhir dapat menambah kerugian.
Karena itu, Pasal 84 ayat (1) memberikan mekanisme untuk meminta penghentian kegiatan tertentu selama perkara masih diperiksa.
Pasal tersebut pada pokoknya memungkinkan pemilik merek atau penerima lisensi meminta hakim menghentikan produksi, peredaran, atau perdagangan barang dan jasa yang menggunakan merek secara tanpa hak.
Selain itu, Pasal 94 mengatur penetapan sementara pengadilan.
Pemilik merek terdaftar dapat meminta tindakan sementara apabila memiliki bukti permulaan yang cukup.
Tindakan tersebut dapat berupa:
- pencegahan masuknya barang hasil pelanggaran ke jalur perdagangan;
- penyimpanan alat bukti;
- pengamanan barang bukti; dan/atau
- penghentian pelanggaran untuk mencegah kerugian yang lebih besar.
Langkah ini penting apabila pelanggaran masih berlangsung dan kerugian terus bertambah.
4. Menggabungkan Pembatalan Merek dan Tuntutan Ganti Rugi
Dalam praktik, sengketa dapat memiliki dua persoalan sekaligus.
Pertama, pihak lain mungkin telah mendaftarkan merek yang menyerupai merek Anda.
Kedua, pihak tersebut juga dapat menggunakan merek tersebut dalam kegiatan perdagangan.
Karena itu, strategi gugatan perlu dianalisis secara hati-hati. Penggugat dapat memiliki kepentingan untuk membatalkan pendaftaran merek dan sekaligus menuntut akibat penggunaan tanpa hak.
Namun, dasar hukum, pihak yang digugat, dan petitum harus disusun dengan tepat.
Sebelum menggabungkan tuntutan, sebaiknya periksa terlebih dahulu status pendaftaran merek dan bentuk pelanggarannya.
Baca juga: Batas Waktu Gugatan Pembatalan Merek
5. Melaporkan Dugaan Tindak Pidana Merek
Selain gugatan perdata, penggunaan merek tanpa hak juga dapat memiliki konsekuensi pidana.
Pasal 100 ayat (1) UU Merek menyebutkan:
“Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”
Selanjutnya, Pasal 100 ayat (2) mengatur penggunaan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya.
Ancaman pidananya paling lama empat tahun dan/atau denda paling banyak Rp2 miliar.
Namun, perlu diperhatikan bahwa tindak pidana merek merupakan delik aduan.
Pasal 103 menyatakan:
“Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 sampai dengan Pasal 102 merupakan delik aduan.”
Dengan demikian, proses pidana pada dasarnya memerlukan pengaduan dari pihak yang memiliki hak.
6. Menyelesaikan Sengketa Melalui Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa
Tidak semua sengketa merek harus berakhir di pengadilan.
Pasal 93 UU Merek menyebutkan:
“Selain penyelesaian gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.”
Dengan demikian, para pihak dapat memilih penyelesaian di luar pengadilan.
Namun, arbitrase pada dasarnya memerlukan kesepakatan arbitrase antara para pihak.
Selain arbitrase, penyelesaian dapat dilakukan melalui negosiasi atau mekanisme lain yang disepakati.
Cara ini dapat dipertimbangkan jika para pihak masih membuka ruang perdamaian.
7. Mengajukan Keberatan Jika Merek Pihak Lain Belum Terdaftar
Jika merek pihak lain belum mendapatkan sertifikat, jangan langsung menunggu sampai merek tersebut terdaftar.
Anda dapat memeriksa apakah permohonannya masih berada dalam masa pengumuman.
Pasal 16 ayat (1) UU Merek menyebutkan:
“Dalam jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 setiap pihak dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Menteri atas Permohonan yang bersangkutan dengan dikenai biaya.”
Selanjutnya, Pasal 16 ayat (2) menyebutkan:
“Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan jika terdapat alasan yang cukup disertai bukti bahwa Merek yang dimohonkan pendaftarannya adalah Merek yang berdasarkan Undang-Undang ini tidak dapat didaftar atau ditolak.”
Karena itu, keberatan sebaiknya diajukan selama masa pengumuman masih berlangsung.
Keberatan perlu dilengkapi alasan dan bukti yang mendukung.
Baca juga: Mekanisme Permohonan Keberatan Merek
8. Kirim Somasi Sebelum Mengambil Langkah Hukum
Selain langkah di atas, pemilik merek dapat mempertimbangkan somasi.
Somasi dapat digunakan untuk meminta pihak lain menghentikan penggunaan merek.
Selain itu, somasi dapat meminta penarikan barang, penghentian promosi, atau klarifikasi.
Namun, somasi bukan selalu langkah yang wajib.
Dalam perkara tertentu, tindakan hukum yang lebih cepat dapat diperlukan.
Karena itu, strategi harus disesuaikan dengan fakta dan risiko yang dihadapi.
Bukti yang Perlu Disiapkan
Sebelum mengambil langkah hukum, kumpulkan bukti sejak awal.
Beberapa bukti yang penting antara lain:
- sertifikat merek;
- bukti tanggal pendaftaran;
- bukti penggunaan merek;
- foto produk;
- kemasan;
- iklan;
- tangkapan layar website atau marketplace;
- invoice;
- bukti penjualan;
- bukti kerugian; dan
- bukti penggunaan merek oleh pihak lain.
Selain itu, periksa juga kelas barang atau jasa.
Kesamaan nama belum tentu otomatis menjadi pelanggaran. Jenis barang atau jasa dan tingkat persamaan merek tetap perlu dianalisis.
Langkah Mana yang Sebaiknya Dipilih?
Langkah hukum bergantung pada kondisi merek pihak lain.
Jika merek masih dalam tahap pengumuman, keberatan dapat dipertimbangkan.
Jika merek sudah terdaftar, gugatan pembatalan mungkin diperlukan.
Sementara itu, jika merek digunakan tanpa hak, gugatan ganti rugi dan penghentian penggunaan dapat dipilih.
Apabila terdapat unsur pidana, pengaduan kepada penegak hukum juga dapat dipertimbangkan.
Karena itu, jangan memilih langkah hukum hanya berdasarkan kemiripan nama.
Periksa terlebih dahulu sertifikat, kelas merek, status pendaftaran, bukti penggunaan, dan kronologi sengketa.
Konsultasi Sengketa Merek dengan ILS Law Firm
Jika merek usaha Anda digunakan, ditiru, atau didaftarkan oleh pihak lain, ILS Law Firm dapat membantu melakukan analisis hukum.
Pendampingan dapat meliputi:
- pemeriksaan status merek;
- analisis persamaan merek;
- somasi;
- keberatan merek;
- gugatan pembatalan;
- gugatan ganti rugi;
- penghentian penggunaan merek;
- pendampingan sengketa di Pengadilan Niaga; dan
- pendampingan perkara pidana merek.
Konsultasi dapat dilakukan melalui Zoom, Google Meet, WhatsApp, telepon, atau pertemuan langsung.
Telepon/WhatsApp: 0813-9981-4209
Email: info@ilslawfirm.co.id
